专利进阶 (一)：软件专利工程师浅谈如何针对计算机软件类专利申请进行技术挖掘

一、前言

由于距离和时间等原因，技术人员通常将其要申请的技术内容通过技术交底书以书面形式提交给代理人，代理人根据技术交底书公开的内容，理解技术，并在此基础上进一步进行技术挖掘，以便能撰写出有效且保护范围更大的专利申请文件。

技术交底书中至少包括该技术的详细介绍、该技术解决的问题以及该技术以前的现有技术。在技术交底书的基础上进一步进行技术挖掘是非常重要的，它是撰写一份完整申请文件的基础，而申请文件是审查员进行审查判断能否获得专利权的法律文件，更是后续判断是否侵权的依据。

二、专利申请如何进行技术挖掘工作

随着计算机技术的快速发展，利用计算机解决某一领域存在的某一问题，像这一类的发明创造日益增多。我在接收到这一类关于计算机软件的技术交底书时，发现对其进行技术挖掘与其它类型技术交底书的技术挖掘有着许多相同及不同之处。

为此，以计算机软件类专利申请为例初略谈谈如何进行技术挖掘工作。

2.1 从专利的角度判断技术交底书中公开的内容是否符合专利保护的客体

若不是，则尽量在与技术人员充分沟通的基础上，提供能进行专利保护的建议。由于软件申请的特殊性以及技术人员对此了解有限，因此代理人接收到的技术交底书很可能是一些表象内容，如针对该技术进行一些功能介绍，而并未涉及实质性内容，如一些应用类软件的流程类似于智力活动的规则和方法等。

对于技术人员来说，每一件申请都是倾注其心血，对于一个公司提出一件专利都是有其市场或战略等考虑因素，因此绝不能简单粗暴地说这个专利不能申请。比如，我曾经接到一个技术交底书，技术交底书的内容大致是：在一个测试过程中，第一种现有技术是采用 A 算法进行测量，第二种现有技术是采用 B 算法进行测量，本发明的发明点在于测量过程中，加上一个判断条件 C，当 C 成立时采用 A 算法进行测量，否则采用 B 算法进行测量。我在与技术人员沟通时，了解到该测试过程中公知的，并且该判断条件 C 也是显然易见的，也就是，本领域的技术人员通过现有技术的 A 和 B 无需创造性劳动即可得到本发明的发明点。

后来，我以该专利申请存在创造性不够为原因，建议该技术人员重新考虑此案的申请。技术人员为此专门叙述此技术申请的发明背景以及此技术的市场前景，并强烈表示希望能获得专利保护。在这次沟通过程中，技术人员无意间透露算法 B 是未公开的一项专利申请内容。为此，我对本技术的撰写是否具有创造性重新做出考虑，并且在沟通过程中，也获知此技术涉及两个非常重要的应用过程。后来，我又向技术人员要求提供这两个应用过程的具体步骤。在撰写该申请文件时，我先保护该测量过程，并且将该测量过程作为一个具体步骤又保护了两个具体的应用过程。

对于应用类软件的技术交底书，需要启发技术人员提供完整的技术方案。但是，很多时候技术人员提供的技术方案虽然包括问题、解决该问题的技术过程等内容，但按照其技术交底书提供的内容是无法获得专利保护的，通常代理人需要找到能获得专利保护的发明点，然后针对此发明点进行技术挖掘。

比如：曾有一家软件公司提供的一份技术交底书，大致内容如下：银行需要进行风险控制，现有的风险控制是先在计算机中设置各个风险点，然后计算机将从各个银行网点采集到的数据进行风险点的筛选，并将筛选后的数据进行保存，以便人为判断是否存在不安全交易。但是，每天筛选后得到的数据是非常巨大的，人为判断准确性不高，在技术交底书中公开的发明点是通过在计算机建立风险模型来实现风险点的筛选。初略看，该专利申请的内容即是将人为完成的工作通过计算机来完成。这种技术方案属于智力活动的规则，是不受专利保护的。但是，我仔细阅读其技术方案后发现，若从银行网点过来的数据作为考虑客体，原有的数据处理流程和现有的数据处理流程是非常不同的，并且，新的数据处理流程能够达到提高 CPU 处理效率、大大减少存储空间等技术效果。为此，我就以该数据处理流程为发明点，并将其银行风险控制过程作为应用案例来向发明人进行技术挖掘。

请注意，需求文档不是专利、代码文档不是专利。

代码+注释=技术方案。

软件专利的技术方案就是相当于在给代码添加注释，类似于写代码的时候在代码边上增加的注释。软件专利中的技术方案就是在运行时候要实现的步骤。

问题+方案即构成专利。

2.2 以撰写的申请文件具有有效性为原则进一步挖掘技术

以日本的日立公司为例，它对于专利申请一直推行着“5FP(5 fighting patents)”活动。所谓 5FP 活动是指针对公司每种主要产品技术，以获取至少 5 件战略专利，特别是至少 5 种能够经得起法院判决的专利为目标。也就是说，撰写的申请文件是否有效，不仅仅是考虑让其能够获得专利权，而且至少还要考虑到无效过程。也就是，所撰写的专利申请文件应具有强有力打击竞争对手的法律文书。

在无效理由中，关于所请求专利技术不具备专利性的条件，一般难以取证，举证成本也较高。然而，针对专利申请文件本身缺陷提出宣告专利无效请求，无需另行取证。“以彼之矛，攻彼之盾”，是专利侵权抗辩人最经济、最有效的反击手段，也是专利权人最痛悔的专利保护失败手段。

为此，代理人在技术挖掘时，至少要考虑到：专利说明书清楚、完整和能够实现。对于大多数涉及计算机程序的发明专利申请，由于计算机硬件和软件之间的相互关系和相互依存，不但要在软件方面充分公开而且要在硬件方面充分公开，因此，在说明书中，还要对涉及计算机程序的发明难以完成实现的硬件环境进行详细描述。

比如，曾有一份技术交底书是有关自动控制领域的本体法 PVC 生产工艺一种改良方法。技术人员在该技术交底书中将其生产工艺过程详细公开，但在与技术人员沟通过程中发现该生产工艺离不开一特定的控制设备。为此，我说服技术人员提供与该工艺有关的控制设备信息。

对于大多数涉及计算机程序的发明专利申请，还需要避免技术方案公开不充分的问题。比如，将计算机程序分解成不同的代码段、功能块或进行块等，然后将它们作为模块化组件来描述。即进行软件模块化处理时，很难判断该技术方案是否公开充分，为此，需要将其特征细化到下一层次。

最常见的是技术交底书中对处理器的描述“处理器用于控制其他器件的工作”。在技术挖掘时，需要将处理器完成的工作具体化。比如，以我撰写的一个“倒车雷达”为例，在技术交底书中，技术人员对倒车雷达控制中心的描述非常简单“用于控制其他器件的工作”，为了能将该控制中心公开充分，需要了解在倒车雷达装置侦测障碍物的控制方法中，控制中心完成哪些工作，以便在撰写过程中能将这些工作分类后进行模块化。为此，至少需要技术人员能详细提供该控制中心在该控制过程中的所完成的工作。

2.3 以撰写的申请文件具有较大保护范围为原则进一步挖掘技术

对于技术人员来说，他(们)面对的更多是市场，也就是用户的需求。他(们)在考虑这项技术时，会针对一个特定的领域并且技术方案相对比较完善。代理人不仅仅在基于技术人员提供的技术交底书中，而且应以更大的保护范围为原则挖掘技术，使撰写的专利申请的保护应大于技术交底书公开的范围。比如：软件提供的方案通常是局限于某一领域，代理人需要考虑技术方案是否只能局限于此领域，若否，则需要将其扩展成一个更广泛的领域。再比如：技术人员通常提供一种能够实施且较佳的实施方案，首先需考虑解决预先提及的技术问题是否还需要其他的实施方式，然后再考虑组成该技术方案的每个技术特征是否可以有其他可替换的技术特征，这样既能扩大保护范围又能使得权利要求得到说明书的支持。在与技术人员沟通时，多问几个还有其他方式实现吗，这种特征还能有其他特征来替换吗，这两个特征可以将其上位吗？

三、总结

以上仅为我对于计算机软件类专利申请的技术挖掘几点体会。事实上，即便代理人能有机会和技术人员做面对面的沟通，代理人对该技术也非常了解，通常也需要技术人员提供一份有关此技术的技术交底书。另外，对于技术，技术人员永远是专家，因此代理人应充分发挥技术人员的积级性，只有代理人和技术人员齐心协心才能将申请文件撰写好。还有，代理人在研读技术交底书后，若先按照所理解的技术内容进行检索，不仅有利于了解该领域的相关技术，最重要的是有的放矢挖掘技术内容。

四、 软件专利技术交底书撰写要点总结

4.1 交底书包含内容

• 技术术语解释；

• 发明点的概述：用简单的一段话描述本发明；

• 具体的技术方案；

概括起来一句话就是：

通过什么技术手段/方案解决了什么技术问题，取得了怎样的技术效果。

流程描述：技术方案描述中需要写清楚数据流向，包括数据如何产生、中间涉及到哪些处理以及最终输出的是什么数据等。

图片：流程图、界面图、时序图、系统架构图、网络拓扑图、原理图和应用环境图（执行主体和具体实现方式）。

分类

1. 软件应用产品，可以分别从产品侧和技术侧两个角度进行描述，产品侧可描述产品即前端的形态（结合界面图），而技术侧描述后台的数据处理（结合流程图）；

2. 多端交互，需要以步骤形式从每一端出发写出该端涉及的处理（结合时序图）；

3. 算法，需要以步骤形式写出具体的算法逻辑规则；

4. 公式，需要写出具体的公式形式，并给出公式中每个参数的物理含义；

5. 系统架构，需要描述系统中各个组成部分的作用，各组成部分之间的关系以及各组成部分之间的交互过程（结合系统架构图、网络拓扑图等）。

4.2 写明技术方案对应的技术效果

作为专利撰写人员，专利撰写完成后专利检查步骤：

1. 背景技术里，是否已给出最接近的现有技术？

2. 背景技术里，有无对现有技术的不足给出评述？

3. 有无在发明内容里，根据现有技术的不足，描述本专利要解决的技术问题？

4. 为解决技术问题而提出的技术方案是否包含了其必要的部分和区别的部分？

5. 是否客观描述本专利带来的有益效果？

6. 附图是否已能够揭示本专利的主要部分，是否揭示了本专利与现有技术的区别部分？

7. 在具体实施方式里，是否对本专利充分披露？专利法的原则是以公开来换取保护，不公开的部分原则上是不能获得授权和保护的。

附图形式

1. 硬件方框图或硬件结构示意图；

2. 系统组织示意图；

3. 数据结构示意图；

4. 程序流程图；

5. 时序图；

6. 说明实施细节或整体实施效果的其他图；

五、拓展阅读

• 《国内专利申请文件撰写中的公开不充分问题及答复技巧》